被告將與原告注冊商標(biāo)基本相同的“小淑女”文字作為期刊名稱、裝潢使用，使用方式突出，足以誤導(dǎo)公眾，造成相關(guān)消費(fèi)者混淆，故其行為構(gòu)成對原告商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。
【案情介紹】
原告吉林省意林集團(tuán)有限公司（下稱意林集團(tuán)公司）于2010年1月6日向國家工商行政管理總局商標(biāo)局提出“小淑女”商標(biāo)注冊申請，并于2011年4月21日獲得授權(quán)，核定使用商品為第16類，包含雜志（期刊）、圖畫等，專用權(quán)期限自2011年4月21日至2021年4月20日止。原告授權(quán)吉林?jǐn)z影出版社使用“小淑女”商標(biāo)，吉林?jǐn)z影出版社與吉林出版集團(tuán)于2012年4月出版《鋼琴小淑女》期刊。涉案《Hello Kitty 小淑女》及《小淑女 Younglady》均系被告青島出版社有限公司（下稱青島出版社）所出版。
法院認(rèn)為，原告的商標(biāo)專用權(quán)在有效期內(nèi)，依法應(yīng)受法律保護(hù)。該案被告青島出版社出版的被控侵權(quán)商品系期刊，與原告注冊商標(biāo)的商品類別相同。被控侵權(quán)期刊《Hello Kitty 小淑女》封面上，“小淑女”字體雖略小于第一行的英文單詞“Hello Kitty”，但對于中國讀者來說，中文“小淑女”更為直觀。右邊的文字突顯“小淑女”，如此突出使用，足以誤導(dǎo)公眾。被控侵權(quán)期刊《小淑女 Younglady》封面上，“小淑女”三個(gè)字不僅字體明顯大于其他文字，而且用亮鉆裝飾，與封面其他元素對比，顯得非常醒目。從版權(quán)頁看，“小淑女”均作為期刊名稱的組成部分使用，期刊名稱的其他部分每期有所變化，但“小淑女”3個(gè)字無變化。綜上，被告青島出版社將與原告注冊商標(biāo)基本相同的“小淑女”文字作為期刊名稱、裝潢使用，使用方式突出，足以誤導(dǎo)公眾，造成相關(guān)消費(fèi)者混淆，故其行為構(gòu)成對原告商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。法院判令被告青島出版社立即停止在其出版發(fā)行的《Hello Kitty 小淑女》《小淑女 Younglady》期刊上突出使用“小淑女”文字的侵權(quán)行為。
一審判決作出后，青島出版社不服一審判決，向天津市高級人民法院提起上訴。二審審理期間，青島出版社與意林集團(tuán)公司達(dá)成和解協(xié)議，撤回上訴。
【法官評析】
一、“小淑女”商標(biāo)的商標(biāo)顯著性較弱
商標(biāo)系以保護(hù)商品商譽(yù)和防止消費(fèi)者混淆為目的而使用的一種標(biāo)識，主要功能在于區(qū)別商品或者服務(wù)來源，所以只有具有顯著特征的標(biāo)識才能被注冊為商標(biāo)，以便使消費(fèi)者通過商標(biāo)識別商品或者服務(wù)的來源。而商品的通用名稱、分類或者僅描述商品的質(zhì)量、數(shù)量的名詞一般被認(rèn)為不具有顯著性，不得被注冊為商標(biāo)。根據(jù)商標(biāo)的顯著程度，商標(biāo)一般被區(qū)分為創(chuàng)新性商標(biāo)、暗示性商標(biāo)、描述性商標(biāo)和借用商標(biāo)。創(chuàng)新性商標(biāo)要求商標(biāo)系為某類商品或者服務(wù)獨(dú)創(chuàng)的，商標(biāo)本身不傳達(dá)任何關(guān)于商品或者服務(wù)的信息，甚至商標(biāo)文字本身都非既存的表述，如 “iPhone”“海爾”等；而暗示性商標(biāo)則以商標(biāo)標(biāo)識暗示產(chǎn)品或者服務(wù)的性質(zhì)、性能等，該類商標(biāo)如“美加凈”“樂途”等；而描述性的商標(biāo)則是直接描述商品或服務(wù)的某一特征，傳遞商品或者服務(wù)的信息，如“五糧液”“紅河”等；借用商標(biāo)系指將和商品或者服務(wù)沒有任何聯(lián)系的指代其他特定事物的詞匯借用來注冊為商標(biāo)，該商標(biāo)本身既非獨(dú)創(chuàng)，亦不暗示商品或者服務(wù)的特殊品質(zhì)，如“熊貓”“小米”等。
商標(biāo)的顯著性越高其區(qū)分功能便越強(qiáng)，商標(biāo)的權(quán)能也就越大。商標(biāo)的權(quán)能表現(xiàn)為積極全能和消極權(quán)能，積極權(quán)能是商標(biāo)權(quán)人占有、使用并從中獲益的功能；而消極權(quán)能是禁止權(quán)，禁止他人未經(jīng)許可而使用商標(biāo)的功能。從該案來看，淑女系社會上形容女性的通用名詞，其本身不具有任何特定性。而在“淑女”名詞之前加一個(gè)“小”字，無非是進(jìn)一步限定了該名詞的性質(zhì)或范圍，所以按照上述分類，“小淑女”商標(biāo)應(yīng)當(dāng)屬于借用商標(biāo)。該借用商標(biāo)因其所使用的標(biāo)識系社會公共領(lǐng)域的公共知識，缺乏獨(dú)創(chuàng)性，亦未經(jīng)過使用而獲得馳名商標(biāo)的保護(hù)效果，因而在商標(biāo)權(quán)的權(quán)能方面是比較弱的。該商標(biāo)的權(quán)能較弱表現(xiàn)在消極權(quán)能方面，諸如他人在商品包裝或者服務(wù)包裝上描述性或者指示性使用 “淑女”或者“小淑女”都可能會構(gòu)成商標(biāo)的合理使用。但是這并非意味著，商標(biāo)權(quán)能弱便不能得到充分保護(hù)，如果他人在商品或者服務(wù)上突出使用“小淑女”一詞，在非正當(dāng)使用的情形下，仍有可能會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
二、被告在期刊封面對“小淑女”一詞的使用系商標(biāo)性使用
商標(biāo)性使用是指商標(biāo)權(quán)人在商品或者服務(wù)上標(biāo)識商標(biāo)，用以表明該商品或者服務(wù)的來源的使用方式，包括商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)性使用和侵權(quán)人的商標(biāo)性使用?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法》第四十八條對商標(biāo)性使用進(jìn)行了規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識別商品來源的行為。”商標(biāo)性使用是建立商品或服務(wù)與商標(biāo)權(quán)人之間唯一對應(yīng)關(guān)系的使用，因而構(gòu)成侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為必須是將該商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識來使用。如果侵權(quán)人將商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)標(biāo)注于自己提供的商品或服務(wù)上，并試圖建立自己的商品或服務(wù)與該商標(biāo)之間的特定聯(lián)系，并在客觀上導(dǎo)致消費(fèi)者對該商標(biāo)所標(biāo)注的商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，則該行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。如果他人對注冊商標(biāo)的使用并非意在表明商品或者服務(wù)來源，該使用行為便不是對商標(biāo)進(jìn)行的商標(biāo)性使用，因而也就不構(gòu)成侵權(quán)。
侵權(quán)人的商標(biāo)性使用一般以商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)性使用為基礎(chǔ)，系指侵權(quán)人使用了與注冊商標(biāo)相同或者近似的文字、圖案等標(biāo)識，用以指示自己提供的商品或服務(wù)的來源，而該標(biāo)識的使用足以使相關(guān)消費(fèi)者混淆侵權(quán)人與商標(biāo)權(quán)人提供的商品或服務(wù)來源，使得消費(fèi)者認(rèn)為侵權(quán)人即是商標(biāo)權(quán)人或者二者之間存在某種合法的法律關(guān)系。該案被告青島出版社出版的被控侵權(quán)產(chǎn)品系期刊《Hello Kitty 小淑女》和《小淑女 Young lady》，并在該期刊名稱中突出使用“小淑女”字樣。與期刊名稱其他部分對比，“小淑女”字樣醒目且占封面主要部分。青島出版社將原告意林集團(tuán)公司注冊商標(biāo)“小淑女”作為期刊名稱，并在期刊封面上以較大字體突出使用，造成其使用“小淑女”商標(biāo)系正當(dāng)使用的外觀。被告在涉案期刊產(chǎn)品上以顯著位置和較大字體標(biāo)注“小淑女”字樣，客觀上使相關(guān)公眾誤認(rèn)為涉案產(chǎn)品系由“小淑女”商標(biāo)權(quán)人生產(chǎn)、銷售或存在其他合法關(guān)系，使得相關(guān)公眾將被控侵權(quán)產(chǎn)品與“小淑女”注冊商標(biāo)聯(lián)系起來，起到了指示商品來源之作用，并足以導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆。根據(jù)上述分析，被告青島出版社在自己出版的期刊上突出使用原告注冊商標(biāo)，意在標(biāo)示侵權(quán)期刊系來源于原告或經(jīng)原告合法授權(quán)，屬于商標(biāo)性使用。
三、在期刊名稱中突出使用他人注冊商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)
《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十七條對商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范，根據(jù)該規(guī)定，商標(biāo)法對商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定并非一概以混淆為基礎(chǔ)，而是區(qū)分不同情形，設(shè)定了兩個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)：對于在相同商品上使用相同商標(biāo)的行為及間接侵犯商標(biāo)權(quán)的行為，不以混淆為必要要件；對于在同一種商品上使用近似商標(biāo)、在類似商品上使用相同或近似商標(biāo)，則以相關(guān)公眾的混淆為要件。商標(biāo)法作如此區(qū)分是因?yàn)樯虡?biāo)侵權(quán)行為不僅表現(xiàn)為造成消費(fèi)者的混淆，還表現(xiàn)為對馳名商標(biāo)的淡化等其他形態(tài)，單純的混淆標(biāo)準(zhǔn)不足以涵蓋所有損害商標(biāo)功能的行為。無論以混淆為基礎(chǔ)的商標(biāo)侵權(quán)行為，還是其他商標(biāo)侵權(quán)行為，均以對商標(biāo)基本功能的損害為法律基礎(chǔ)。
《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》第七十六條規(guī)定：在同一種商品或者類似商品上將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的，屬于商標(biāo)法第五十七條第二項(xiàng)規(guī)定的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。該案中，被告青島出版社在其期刊名稱中突出使用原告注冊商標(biāo)“小淑女”，且被告使用該注冊商標(biāo)的商品與原告注冊商標(biāo)核定使用商品屬于同一種類，原告的突出使用行為意在誤導(dǎo)消費(fèi)者在原告與被告期刊之間建立聯(lián)系，使消費(fèi)者誤認(rèn)為該期刊系被告所出版或者經(jīng)被告許可出版，導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，故被告的行為侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。
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